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欧洲专利公约(EPC)164条的修改生效: 在现实中对PCT途径进入欧洲的申请意味着什么呢?


2014年11月


2014年11月1日,随着欧洲专利公约新164条的生效,PCT的申请人在进入欧洲阶段后将被允许在多个发明的申请中自由选择被欧洲专利局(以下称为EPO)检索的发明,这是因为EPO将开放对PCT申请中的多个发明的检索。从现在起,无论国际阶段检索机构是否是EPO,进入欧洲的申请中任何的权利要求都可以被欧洲专利局检索。

下文将做一个简介并用案例说明这项新规定赋予了申请人更多修改权项的灵活性以应对不断变化的商业需求或进入欧洲阶段的先前技术。

截止2014年10月31日, PCT途径进入欧洲的专利申请情况为
以EPO作为PCT国际阶段检索机构(ISA)的PCT申请,按EPO规定,对PCT国际阶段检索没有被检索的权利要求,不允许在进入欧洲国家阶段对其修改。
对PCT国际阶段检索机构不是EPO的申请,如果EPO审查员在欧洲补充检索报告中认为权利要求缺乏单一性,检索将只在首项发明中进行。例如:首项权利要求中的首项发明。在此种情况下, EPO不会做任何追加发明的检索,这对申请人来说十分不利。总而言之,在之前的EPO规定中,如果一项申请中被认定含有多个发明,那么只有首项发明会在申请中被检索。因此,如果申请人希望在PCT进入EPO申请中没有被检索的发明仍有机会授权,唯一的方法就是提交欧洲专利分案申请。

自2014年11月1日起
新欧洲专利公约第164条在2014年11月1起生效。无论国际阶段的检索机构是否是EPO, 任何由PCT进入欧洲申请的权利要求都有可能在EPO被允许检索,第164条的修改给申请人代来了更多选择。其增加追加发明检索程序,EPO会向申请人发出对需要追加检索的发明项付费邀请。 此类邀请通常在欧洲专利公约第161和162 条6个月期满后发出,邀请中的费用支付期限是两个月。

新规定如何在实际申请中有利于申请者?一项以中国知识产权局(SIPO)为国际检索局的申请中,SIPO指出申请缺少单一性,并识别两个发明: 发明1和发明2。因此,EPO会针对发明1生成“局部检索报告“,申请人将被邀请支付发明2的追加检索费用。

然而,申请人选择不支付追加检索费用。当这项申请进入到欧洲国家阶段,在回复EPO第161(1)和162 条通知时,申请人可以在修改权利要求时同时修改没有检索过的主体。答复第161和162期满后,审查部门会发出邀请,请申请人就发明2支付追加检索费用。如果发明申请人按时支付发明2的追加检索费用,发明2则仍有机会在后续的处理中授权。

第164条的修改将赋予申请人更多修改权项的灵活性以应对不断变化的商业需求或进入欧洲阶段的先前技术。此外,可使申请人延迟支付国际阶段除首项发明外的追加检索费用直到国家阶段,也无需为了保留原申请中不同的发明项不得不提分案申请。

当然,对于申请中出现多个发明的情况, EPO仍然规定只有一项发明可以被授权,次项或其他项发明将被删除。如果申请人仍希望次项或其他项发明继续授权的话,依然需提交相应的分案申请。 如果申请人已经支付了申请中的追加检索费用,那么在相应的分案请申中这项费用将被退回。应该指出的是,在实际个案中仍然可能会有不同的处理方法,如果您希望在欧洲取得专利保护,请随时与我们联系获得准确的欧洲专利建议和信息。